新《专利法》中外观设计专利权确权标准的具体适用
2011-01-28 13:45阅读：
编者按：2009年2月1日，《专利法实施细则》正式实施，这也标志着第三次《专利法》修改告一段落。回顾本次《专利法》修改，其立法本意在于希望提升中国的专利质量。在诸多修改中，有关外观设计的确权标准修改十分引人注目，而随着《实施细则》和《审查指南》的确定，这一标准的具体适用也渐渐清晰。
结合《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改内容，本文探讨了《专利法》第二十三条的法律适用，详细解读《专利法》第二十三条第一、二款中的“不属于现有设计”以及“与现有设计或者现有设计的特征组合相比具有明显区别”的判断规则。另外，本文还对《专利法实施细则》中有关外观设计权利冲突制度做出的重大修改进行了详细的分析。
该文的作者是《审查指南》第四部分第五章的撰稿人和统稿人，本文的内容也是笔者结合其在《专利法实施细则》和《审查指南》修改过程中的历次讨论情况对立法涵义进行的较为深入的解读。
2008年12月27日通过的《专利法》修正案，对于外观设计专利权的确权标准进行了大幅度修
改。2010年2月1日实施的《专利法实施细则》以及2010年1月21日公布的《专利审查指南（2010）》对于外观设计专利权确权标准进一步细化规定。
第三次改法之前的审查实践
表1 《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》修改前的审查实践
法条
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制度涵义
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适用情形
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适用标准
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《专利法》第二十三条
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相同、相近似的判断
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与“申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计”对比
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相同和相近似，其中相近似的适用标准是二者的差别，对于产品外观设计的整体视觉效果是否具有显著的影响
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《专利法》第九条、《专利法实施细则》第十三条
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禁止重复授权
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同一专利权人的具有相同或者不同申请日的两项专利权，不同专利权人的具有相同或者不同申请日的两项专利权
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同样的发明创造，对于外观设计而言包括外观设计相同和相近似，其中相近似的适用标准是二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果是否具有显著的影响
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如表1所示，在《专利法》第三次修改（以下简称修改）之前，对于《专利法》第二十三条以及《专利法》第九条、《专利法实施细则》第十三条的法律适用而言，均包括相同和相近似。其中，相近似的判断规则在于，一般消费者经过对被比设计与在先设计的整体观察，判断二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果是否具有显著的影响。其中，一般消费者对被比设计产品的同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解，并且对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的差别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。
修改前的《专利法实施细则》第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。上述规定意在使得专利复审委员会能够根据请求人提交的相关处理决定或者判决，对是否构成权利冲突做出客观、准确的认定。但是，由于专利无效宣告程序的请求人难以拿到相应的生效处理决定或者判决，相关诉讼的立案依据还存有争议，所以，细则的上述规定使得外观设计权利冲突制度在审查实践中几乎没有发挥作用，导致在先权利人的合法权利得不到应有的保护。
外观设计确权标准改后的逻辑
修改前的《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》将外观设计的确权标准定位于相同和相近似，对于外观设计重复授权制度的适用亦采用相同和相近似的标准。修改后的《专利法》、《专利法实施细则》以及专利审查指南在确权标准中不在适用相近似的概念，而是适用
“相同”、“实质相同”和“不具有明显区别”三个标准。如图1所示。表2
较为详细地描述了《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》修改后的外观设计确权标准的逻辑体系结构。
相同和实质相同的具体判断
修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第5节规定：“不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计”。“同样的外观设计是指外观设计相同或者实质相同”。
因此，《专利法》第九条所述的同样的发明创造、第二十三条第一款所述的“属于现有设计”以及“同样的外观设计”都是对两项外观设计是否构成相同或实质相同的判断。在对上述几个相关概念进行界定时，主要基于立法本意，考虑保证禁止重复授权的外观设计的合理范围，以及与发明和实用新型标准的一致性，尽量使得第一款的执行更加客观，标准易于统一。
表2修改后的确权标准的逻辑体系结构
法条
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制度涵义
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适用情形
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适用标准
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《专利法》第九条
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禁止重复授权
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同一专利权人或者不同专利权人具有相同申请日的两项专利权
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相同、实质相同
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《专利法》第二十三条第一款
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不属于现有设计
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与现有设计对比
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相同、实质相同
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抵触申请
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与任何单位或者个人在申请日之前申请并在申请日后公告的设计对比（亦即，同一专利权人或者不同专利权人具有不同申请日的两项专利权）
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相同、实质相同
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《专利法》第二十三条第二款
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明显区别
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与相同或者相近种类现有设计对比
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二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响
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现有设计的转用
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具有转用手法的启示
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不具有明显区别
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现有设计的组合
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具有组合手法的启示
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不具有明显区别
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1、相同的判断
修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第5.1.1节规定：“外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，并且涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩”。
需要注意的是，在适用《专利法》第二十三条第一款及第九条判断两项外观设计是否构成“相同”时，其客体的比较范围有所差别。前者是将涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素进行比较。而后者是以两项外观设计全部设计要素进行比较，只有全部外观设计要素都相同时才能认定二者相同。外观设计相同概念的外延包括三种情况，即常用材料的替换；仅存在产品功能、内部结构、技术性能的不同；仅存在尺寸的不同。例如，外观设计要素相同的触摸开关和声控开关。关键是不同点未导致产品外观设计整体的变化,二者才能属于相同的外观设计。
关于产品种类相同或相近的判断标准本次指南修订没有变化，仍然沿用以往的标准。还是以用途为准，参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置。
2、实质相同的判断
修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第5.1.2节规定：“外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计”。“如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形,则涉案专利与对比设计实质相同:(1)其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同；(2)其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；(3)其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；(4)其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；(5)其区别在于互为镜像对称。”
上述规定具有如下涵义：第一，实质相同的判断是整体观察，不是局部观察。第二，实质相同包括五种情形，这五种情形不一定仅有一种情形，可能会有两种情形同时存在于一项外观设计中，尤其是第（1）种情形与其他情形。关于第（1）种情形的差别要远远小于原指南中规定的相近似。而第（3）种情形中的惯常设计的概念在第2节中有规定，应是一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计。
明显区别的判断实务
修改后的《专利法》第二十三条规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。上述规定系新增条文，在审查实践中如何把握值得深入探讨，下面加以介绍。
1。单独比对的明显区别判断
修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第6.1节规定了“不具有明显区别”的第一种情形，即涉案专利与相同或相近种类产品外观设计单独进行比较。该部分内容是对修订前专利审查指南中“4.判断原则”部分内容的继承。除了将原有的尺寸的变化、材料的替换以及产品的功能、内部结构以及技术性能等几种情形移入外观设计相同的规定中，其余的情形均归在“明显区别”这种情形。与实质相同的五种情形相比，这部分内容只是给出了几种情形的判断原则，并没有指明结果。而实质相同的五种情形实质上是带有明确结果的情形，如果不是这五种情形，则只能适用第二款该部分规定进行判断。与现有设计实质相同的外观设计是明显的对现有设计修修补补而形成的，应当属于明显的不应享有专利权的外观设计。
另外，在该部分对简要说明中设计要点的作用进行了明确，即“外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别”。整体观察、综合判断是外观设计单独对比的总原则，只有当设计要点对整体视觉效果产生显著影响时，才能据以判断得出结论。
2、现有设计转用的判断
修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.2节规定了“不具有明显区别”的第二种情形，即涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同（包括仅有细微差别）。这里所指的细微差别是指施以一般注意力几乎不能察觉的不同点，二者形态应当是基本相同的。该种情形属于与不相同且不相近种类产品单独比较具有明显区别的情形。应当强调的是，具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。但是，某些产品的转用手法已经成为生活中司空见惯的设计方法，因此，在本节列举了四种无需举证的转用情形，即：（1）单纯采用基本几何形状（包括对其仅作细微变化）得到的外观设计；（2）单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计；（3）单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计；（4）由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。
应当注意的是，转用前后的产品种类应当与给出启示的现有设计种类是相同或相近的。例如现有设计是将篮球造型转用为座椅设计，涉案专利是将键盘按键造型转用为座椅设计，不能视为现有设计给出了启示。因为，篮球和键盘的按键不是相同或相近种类产品。但是，如果现有设计是将篮球造型转用为座椅设计，涉案专利是将橄榄球造型转用为座椅设计，这情形就应该属于有现有设计的启示了。
另外，单纯采用几何形状和模仿自然物、自然景象得到的外观设计的判断，应当是原封不动地模仿造型，如果有创新性设计内容，例如通过对特征的提炼得到造型完全不同于原有形态的外观设计，不属于相应情形。
3、现有设计及其特征组合的判断
修订后的《专利审查指南》第四专题
•产业Industry部分第五章第6.2.3节规定了“不具有明显区别”的第三种情形，即涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同（包括仅有细微差别）。同样的，这里所指的细微差别是指施以一般注意力几乎不能察觉的不同点，二者形态应当是基本相同的。该节规定，外观设计的组合包括拼合和替换两种类型。
同样，具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中应存在启示，即组合前后的产品种类应当与给出启示的现有设计产品种类是相同或相近的。本节也列举了三种已经公知的组合手法，即：（1）将相同或者相近种类产品的多项现有设计进行直接拼合；（2）将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征替换；（3）将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合直接拼合或替换。其中，前两项限于相同或相近种类产品，第（3）项则不限产品种类。
针对上述转用和组合的几种情形，在修订后的本章第6.2.2及6.2.3节均规定了特殊情形，即“上述情形中产生独特视觉效果的除外”。这是指极其特殊的情况下，“涉案专利相对于现有设计产生了预料不到的视觉效果”。外观设计如果具有独特视觉效果，则与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。
外观设计权利冲突制度的法律适用
修改后的《专利法》第二十三条第三款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突。关于外观设计权利冲突的概念，在学理上始终存在不同观点：侵权说、抵触说、重叠说和即发侵权说。而《专利法》中的“相冲突”是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。其中“将会损害”即表达了即发侵权的涵义。
1、与商标权相冲突的判断
下面从构成要件、种类判断、相同相似判断几角度分析外观设计与商标权冲突的判断实务。
构成要件
如前所述，按照即发侵权说，外观设计专利权与商标权权利冲突的构成要件在于，该外观设计专利权一旦行使就会侵犯在先商标权。因此，一般而言，仅当同时满足如下条件时才应当认定专利权与在先商标权相冲突：（1）涉案专利产品与在先商标所应用的商品属于相同或者相近种类；（2）涉案专利中使用了与在先商标相同或者相似的设计；（3）易于造成相关公众将涉案专利相关设计与在先商标混淆，从而误导相关公众。
相同或者相近种类的判断
种类是否相同或者相近的判断原则在于，在商品或者服务中使用相同的商标，是否会导致相关公众误认为商品或者服务来自于同一市场主体或者有某种联系的市场主体。使用商标的商品与使用外观设计的产品种类是否相近判断因素：商品的功能用途、商品的原材料成分、商品的销售渠道销售场所、商品与零部件（根据消费者对两者之间联系的密切程度的通常认知判断）、商品的生产者和消费者、消费习惯和其他因素。使用商标的服务与使用外观设计的产品种类是否相近判断因素：产品与服务之间联系的密切程度、用途和通常效用上的一致性、用户上的一致性、销售渠道和销售习惯的一致性。
在判断外观设计专利权与商标权是否构成权利冲突时，产品种类的判断可以遵循以下步骤：首先，参考《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》，确定该商标的核定使用商品或者服务；其次，根据使用外观设计的产品名称、外观设计的简要说明、外观设计的整体视觉效果等，确定使用外观设计产品的用途，判断外观设计产品类别；第三，综合考虑商品的功能用途、原材料成分、销售渠道销售场所、商品与零部件、商品的生产者和消费者、消费习惯等因素，立足于是否会导致相关公众误认为商品或者服务来自于同一市场主体或者有某种联系的市场主体，由此判断二者是否属于相同/相近种类。
相同、相似的判断
外观设计中所使用的商业性标识和在先商标是否相同或者相似的判断，应当遵循如下规则：第一、权利客体对比规则。仅就在先商标与外观设计中与商标权客体对应的部分进行对比，并非将在先商标与外观设计整体进行对比。第二、整体观察兼顾显著部分对比规则。从商标本身的形、__音、义和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力为标准，进行整体观察；相同与相近似对比时，应重点考虑显著部分；显著部分通常包括文字部分（文字呼叫作用在商品流通中具有重要地位）、首字、占据主要位置和篇幅的图形等。第三、单独对比规则。仅就外观设计中的商标与在先商标进行对比，不能将几个在先商标与外观设计中的商标进行组合对比。第四、客观对比规则。客观比对外观设计相关部分与在先商标，不考虑外观设计申请人的主观恶意。第五、结合知名度判断规则。知名度判断并非仅仅存在于驰名商标跨类别保护方面，在是否与非驰名商标构成权利冲突的判断中，鉴于不同知名度的商标会给消费者带来不同的认知程度，具有一定知名度的商标更容易出现混淆误认的可能性。
