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浅谈专利的挖掘与布局

2016-11-03 09:48阅读:
在“大众创业、万众创新”的新政策的推动下,催生了大量创新企业。创新企业最突出的特点是技术创新能力强,这就要求有严格的知识产权保护措施。但同时,这类企业又具有规模小、资金少的特点,这样导致这类企业通常都没有自己的知识产权专职人员,而且通常也没有申请过专利的经验,不了解专利,因此,也提供不了技术交底书。
我们在接收到这样的企业的专利申请委托时,就需要代理人出马,帮他们进行专利申请挖掘。在挖掘的过程中,如何才能够做好专利的挖掘与布局呢?以下就笔者个人的经验进行阐述,若有不正之处,欢迎指正和沟通。
1、了解整个产品或方法的大致原理及运作过程
表面看起来,这个与发明点什么的关系不大,但笔者认为,在沟通过程中,预先了解整个产品或方法的大致原理及运作过程,是必不可少的步骤。作为专利代理人,虽然比较熟悉专利法律法规,在撰写之前的专利申请过程中接触的技术领域虽然较多,但都难以知晓这个新委托的技术内容,因此,需要发明人先对整个产品或者方法进行大致的介绍,而不是一开始就讲到改进点。
而且,对于整个产品或方法的整体了解,会有助于更全面的进行专利布局。比如,发明人因对专利知识了解不足或理解不到位,原本应有5个创新点,但发明人可能只告知了3个创新点,代理人通过发明人介绍的整个产品就可能发现另2个被遗漏的发明点。再比如,代理人能够基于创新点在整个产品中所起的作用、所处位置等等,站在更高的角度考虑总体需要部署几个专利、每个专利的侧重点是什么,从而更好的将整个产品予以保护。
2、提取出技术问题、发明点和有益效果
在了解整个产品或方法的大致原理及运作过程后,就需要提取技术问题、发明点和有益效果。
在此部分的沟通过程中,可以先直接让发明人介绍该技术方案与现有的技术方案的区别,或者介绍该技术方案解决了现有技术方案不能解决的什么问题,达到了什么样的技术效果。在具体沟通过程中,笔者的认为,可以从以下两种方式引导发明人:
第一、从技术问题角度出发
有的技术方案是在使用者使用过程中,发现现有的设备或者方法存在某方面的不足和问题,针对该不足和问题,发明人提出了改进方案,这种情况下,就适合采用从技术问题出发的角度进行,之前存在什么样的技术问题,为了解决这个技术问题采用了怎样的改进,最后达到了怎样的技术效果。
第二、
从发明点角度出发
有的技术方案是在发明人看过现有技术的方案之后,为了规避现有技术方案,自己进行了规避设计,这种情况下,就适合采用从发明点,让发明人告知区别点在何处,有什么技术效果,解决了什么技术问题。
当然,也有一些开拓性的发明,对此不做详述。
3、技术方案的公开情况
专利法第二十二条规定,授予专利权的发明和实用新型必须不属于现有技术,符合专利法第二十四条的除外。由于这类企业缺乏相关专利法律知识,因此,作为代理人,在挖掘沟通的过程中,务必向发明人确认:该技术方案是否公开?或者近期是否有公开的计划?
若已经公开,那就可能已经构成了法二十二条的现有技术,在确认不属于第二十四条的情况下,则该等技术方案已经没有必要采用专利申请的方式进行保护。
若计划近期公开,则需要协调,并保证在公开日前将专利申请递交到官方,以避免影响专利性。
4、该技术方案的市场存在形态
专利最终的目的是保护市场,因此,在挖掘时,必然要了解该技术方案的市场存在形态,下面举个简单的示例进行说明。
如:发明了一种新型的插头和插座,如果在撰写时仅写成了“一种电性连接装置,包括插头和插座,……”,并获得了专利权。如果市场中出现了销售与前面的结构相同的插头的商家或企业,但,由于申请专利时写成了“包括插头和插座的电性连接装置”,而这个商家或企业,只是单独销售插头,因此,不构成侵犯专利权。
因此,在专利申请处理过程中,必须了解该技术方案的市场存在形态,在市场中是以产品还是方法的形式存在,是以整机还是零部件的形式存在,是以系统还是客户端、服务器的形式存在等等。
更进一步,还要考虑产品的上下游链条。仍然以前面提到的电性连接装置为例,如果经过与发明人沟通,了解到这种电性连接装置后续可能会用于一种电器设备A,以及电器设备B,市场上卖的可能是电器设备A和电器设备B,那么在进行专利保护时,最好保护多个实体:一种新型的插头,一种新型的插座,一种电性连接装置,一种电器设备A,一种电器设备B等。不同实体在侵权赔偿时,获得的赔偿额是不同的,因此考虑创新点的上下游产品链意义重大。
由此可见,如果不了在市场的存在形态,可能会导致这个专利申请并不能很好的保护技术方案,给申请人造成重大损失。
作者 ‖ 詹守琴 (北京众达德权知识产权代理有限公司 专利代理人) ​
德权:
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(众达德权、慧掌门、代理人创业、4006058589、专利无效、专利侵权诉讼)
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