涉外定牌加工的商标侵权认定（下）
2009-05-19 16:44阅读：
三：商标法视角——无混淆之虞即无商标侵权。
我们还是以前面介绍过的深圳中院审理的耐克商标案为例来进行讨论。西班牙耐克公司尤其是浙江的代加工厂，其如此之行为是否构成商标侵权？深圳中院认为构成侵权，其依据的是《商标法》第五十二条第1款，“
未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”。依据深圳中院的观点，西班牙耐克在服装上“使用”了与美国耐克同样的商标，其当然即构成侵权。从字面、条文本身来看，这样的判定是完全正确的，西班牙公司及其代加工厂确实在中国境内生产了“使用”耐克商标的服装并将这些带有耐克商标的产品申报出口。可是，问题在于，《商标法》该条中“使用”的含义是什么？定牌加工当中的贴牌行为是否属于《商标法》上所讲的对商标的“使用”？
我认为，定牌加工当中的贴牌行为不应该属于《商标法》上所讲的对商标的“使用”。商标权利人有权禁止他人对其商标的“使用”，但是，这不等于权利人有权禁止他人所有形式的使用，被禁止者应仅限于商标意义上的使用。李明德教授认为
[[8]]，“商标权赋予了商标所有人以一种排他性权利。但是，这种排他性权利仅是在有关标记用为商标的意义上来说的，商标权人不能禁止他人对自己商标的所有使用形式。至于商标所有人可以禁止什么样的使用，不能禁止什么样的使用，完全由商标法的最终标准来判定，即有关的使用是否会造成商品或服务来源上的混淆，或者说是否存在混淆的可能性。”回到上面的问题，《商标法》第五十二条第1款当中“使用”的含义是什么？李明德教授认为，“判定商标侵权与否的唯一标准就是混淆的可能性”
[[9]
]，顺着这句话，我们可以得出结论，为《商标法》第五十二条所禁止的“使用”应该仅限于存在“混淆之虞”的使用，它不应该是一个绝对的概念。毕竟，商标以及商标法的宗旨在于，一，保护消费者不受误导、混淆的权利，二，保护商标权利人防止他人与自己混淆的权利或者说防止他人利用混淆、误导进行不正当竞争的权利，“商标不是禁忌”，商标权人享有的并不是对构成商标的图文标识本身的垄断，而应仅限于排斥混淆，这是商标法的根本原理。
我国《商标法》第五十二条第一款未给“使用”设置任何的定语，或许这是产生分歧的根源所在。但是，作为法官，我们不能机械的理解法律，在法条本身存在模糊的情况下，应该依据法律原理及国际惯例来正确的理解与适用法条。如何理解《商标法》第五十二条第一款？我们还可以参考一下TRIPS协议
[[10]]的规定，其第16条第1款规定，“注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。”“兰哈姆法”第32条
[[11]]亦规定，“获得联邦注册的商标所有人，可以在以下两种情况之下提起民事诉讼……”，其中“有可能造成混淆、误导、欺骗”为必备要件之一。郑成思教授在“中国民法典知识产权篇框架”建议稿第十一条
[[12]]的表述是“……任何人不得在可能引起混淆的情况下使用其商标，……”
很显然，从商标法原理及国际惯例也刻的结论，我国《商标法》第五十二条当中的使用必须是“存在混淆之虞之使用”。
那么，在涉外定牌加工当中，在上述耐克商标侵权案中，西班牙公司及其浙江代加工厂的行为是否存在“混淆之虞”呢？我们认为，是不存在的。因为，其所有的产品贴有耐克商标，但生产者均标明了是西班牙耐克公司，而且这所有的商品均只在中国生产然后即直接出口到西班牙，其通道是封闭的，不存在任何与中国的消费者、消费市场发生接触的可能，当然，也就不存在消费者混淆的可能。
另外，他们委托生产加工的目的、动机，自始至终都是出口到西班牙销售而不是要在中国境内销售，这一点是很重要的。商标法说的是“混淆之虞”而不是“已经混淆”，那些以在中国境内销售为目的而实施的贴牌加工行为，尽管在生产阶段即已被查处而尚未造成事实上的混淆，但其整个行为的目的决定了其仍系存在“混淆之虞”之侵权行为，这与我们所讨论的涉外定牌加工行为是明显不同的。读者尤需明了此点，切勿以为如此一来，连那些侵权未遂者也将因此而免受处罚了。
文章开头，我们介绍了上海一中院的判例，其法官同样是以被告行为不存在混淆可能从而认定其不构成侵权的，我认为，这样的认定是正确的，他不是机械的适用法条而是把握了法条背后的原理。
四：两个国际公约 ——出口产品是否侵犯知识产权应以进口国法律为准。
涉外定牌加工的特点，就是其产品生产完以后最终都要全部的通过海关出口。前面讲到的西班牙耐克案、上海法院的“Jolida”图文组合商标案中，都是在民事诉讼之前，在产品出口时被海关查扣。这是海关边境临时措施，
TRIPS协议第51条
[[13]]要求，“成员均应在符合下文之规定的前提下，采用有关程序，以使有合法理由怀疑假冒商标的商品或盗版商品的进口可能发生的权利持有人，能够向主管的司法或行政当局提交书面申请，要海关中止放该商品进入自由流通。……成员也可以提供相应的程序，对于意图从其他域内出口的侵权商品，由海关当局中止放行。”依据该条规定，成员国均必须对进口商品设置临时措施而对出口商品则是“可以”，前者是强制性，后者是建议性的。我国作为发展中国家对进出口都设置了海关保护，我们称之为“超标准保护”，对于这一点，许多学者提出过看法，这里暂且不做讨论。
那么，TIRPS为何对出口商品的临时措施未作强制性要求呢？它主要还是因为出口商品最终是进入进口国进行销售，其进入的是进口国市场，对于出口国的消费者并没有任何的“接触”，这样，对于出口国来讲也就不存在制止商标侵权的问题。TRIPS第52条就规定，“凡申请采用上述第51条之程序的权利持有人，均应提供适当证据足以向主管当局证明，依照进口国法律对其知识产权的侵犯，已经不言而喻地存在；……”，出口商品是否侵权依据的是进口国法律，如西班牙定作的耐克服装其最终是进入西班牙的，按照西班牙的法律其并不侵犯他人商标权，美国Jolida公司定购的“Jolida”牌产品同样如此，因此，按照TRIPS协议来讲，我国海关应该是无权查扣他们的。
此外，张玉敏教授还援引《联合国国际货物销售合同公约》（以下简称《公约》）第42条第1款，以说明权利人不能以出卖人国家（即出口国）的法律为根据主张权利
[[14]]。《公约》）第42条第1款规定:“卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利的货物,但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利为限,而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其他知识产权为基础的:
（一）如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其他使用,则根据货物将在其境内转售或做其他使用的国家的法律；或者（二）在任何其他情况下,根据买方营业地所在国家的法律。”该条第2
款规定:“卖方在上一款中的义务不适用于以下情况:（一）买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求；或者（二）此项权利或要求的发生,是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、款式或其他规格。”
依据《公约》，卖方必须保证其提供的产品不侵犯他人知识产权，但是知识产权具有地域性，《公约》要求的是在约定的预期转售国或进口国不构成侵权。参照《公约》该条规定，它再次说明，对于委托中国定牌加工的出口产品，不应适用中国法律而应依据进口国法律来判定其是否侵权。西班牙耐克及美国“Jolida”在西班牙及美国均享有合法的注册商标权，其并不存在侵权的问题。
五：结语 ——
既确保遵循相关国际公约及国际惯例，也始终维护国家利益和经济安全。
我们应订立什么样水准的知识产权法律，司法法官又该如何灵活、准确地理解与使用法律？
仍以耐克案为例。美国耐克已在中国注册了耐克商标，西班牙耐克不可能进入中国市场，而美国耐克仍旧对其进行打击，其目的何在呢？不外乎就是要禁止西班牙耐克“分享”中国廉价而优质的劳动力，我们的法律为其提供支撑，受到伤害的是谁呢？是我国的代加工厂。我们的代加工厂不能承接西班牙耐克的订单了，而只能向美国耐克要订单，其受益者又是谁呢？美国耐克公司。
知识产权的保护水准必须与本国经济发展程度相协调，知识产权的立法及司法，从宏观上来讲，也必需以维护本国之国家利益为根本。我们是发展中国家，相对于发达国家而言，对知识经济的占有，在整个产业链中都处于低端。尽管我们不愿意、不甘心也不能长久的处于世界工厂的位置，但是，发展是需要过程的，为发达国家作代加工赚取“工分”仍将是我国的一大经济来源。我们在处理涉外定牌加工相关知识产权问题时，不可以不考虑这样的国情。《
最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》
[[15]]提出，知识产权审判，要
既确保遵循相关国际公约及国际惯例，也始终维护国家利益和经济安全。窃以为，广东法院对此问题的判决，实在是过于机械，扣一个大帽子，就是既未遵循相关国际公约及国际惯例，更未维护国家利益和经济安全。
