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【欧盟商标】作为组合商标的一个元素出现或与其他商标同时使用的商标真实使用问题（C-12/12）

2022-08-26 11:09阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/3908786112

【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
Levi Strauss & Co.公司向德国法院起诉Colloseum Holding AG公司，诉称后者侵犯三项商标权：欧盟文字商标“LEVI’S”，德国图形商标——由一个口袋图形和口袋左边上部一个包含竖版书写的“LEVI’S”字样的红色长方形组成，和欧盟彩色图形商标（商标注册说明：一个位置标记，由一个布制长方形红色标签组成，缝在裤子、短裤或裙子左手边后面口袋的边缝上部并突出在口袋之外）。
【欧盟商标】作为组合商标的一个元素出现或与其他商标同时使用的商标真实使用问题（C-12/12）
原告德国注册图形商标
【欧盟商标】作为组合商标的一个元素出现或与其他商标同时使用的商标真实使用问题（C-12/12）

原告欧盟注册图形商标
Colloseum以原告据以提起诉讼的欧盟注册彩色图形商标未在注册后规定时间内（五年）投入真实使用为由，提出抗辩。一审法院判决支持Levi公司的诉讼请求，二审法院随后驳回了Colloseum的上诉。
德国联邦最高法院受理上诉请求后，撤销二审法院判决，退回下级法院重审。然而，该法院再次驳回了Colloseum的上诉，并将该案再次提至联邦法院。
联邦最高法院查明，Colloseum销售的争议裤子款式与原告的欧盟彩色图形商标之间存在混淆误认风险。然而，德国法院同时指出，能否支持上诉请求，取决于对《欧洲共同体商标条例（第40/94号）》（已失效，现行《欧盟商标条例（第(EU)2017/1001号）》）第15.1条的理解，特别是一项注册商标作为另一项商标的一个组成元素并通过使用该组合商标获得了显著区别性，能否理解为条例第15.1条规定的“投入真实使用”？
德国法院决定中止案件审理，请求欧洲法院明确，一项注册商标作为另一项组合商标的一个组成元素，且该注册商标因该组合商标的使用而获得了显著区别性，那么上述注册商标仅仅作为组合商标的一部分进行使用，或者总是与另一项注册商标一并出现进行使用的事实，能否满足条例第15.1条规定的真实使用要求？

【结论】
欧洲法院首先指出，一项商标申请，可以因作为一项注册组合商标的一个组成元素，在使用该组合商标过程中获得的显著区别性而成功注册；也可以因与另一项注册商标共同使用而获得的显著区别性而成功注册。只要这种使用行为，能够使相关公众明确无疑知晓该商标申请指定的商品和服务的准确来源即可。
欧洲法院进一步扩展了Nestlé案（案件号：C-353/03）中确定的“真实使用（genuine use）”的定义。依欧洲法院的看法，如果一项标志能够通过使用获得商标权保护，则对该标志的同一使用方式，亦能确保这一保护持续有效。然而，欧洲法院同时指出，“真实使用”是指，作为组合商标的一个组成元素或与其他标志同时使用的商标，必须始终具备指示特定商品来源的能力。
鉴于以上分析，欧洲法院最终裁定，“一项组合商标的一个组成元素，因该组合商标的使用而获得显著区别性，或者与另一项商标合并使用而获得了显著区别性，并因此成功注册为商标，则上述使用均属于《欧盟第40/94号条例》第15.1条规定的商标真实使用行为”。

【评述】
本案裁定采纳了Nestlé案对一项商标通过使用获得显著区别性的结论，并扩展了对欧盟商标条例第15.1条规定的“真实使用”的范围。
法院对本案的结论应该是明确的：仅仅作为一项组合商标的一个组成元素出现的使用，或者与另一项商标合并出现的使用，均可构成条例第15.1条规定的“真实使用”。然而，裁定中存在的一个细节可能导致未来适用相关法律时仍然存在可争议之处：只有相关公众将一项标志视为相关商品的来源指示，才能认定对该标志的使用是真实使用。

【参考】
欧洲法院第C-12/12号裁定
【欧盟商标】作为组合商标的一个元素出现或与其他商标同时使用的商标真实使用问题（C-12/12）
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
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【欧盟商标】作为组合商标的一个元素出现或与其他商标同时使用的商标真实使用问题（C-12/12）

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