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【欧盟商标】组合商标使用问题（C-252/12）

2022-08-26 11:14阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/3908786112

【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。

【背景】
Asda公司在英国经营连锁超市，制作了一系列专门针对Specsavers集团的广告。Specsavers集团是英国一家知名验光连锁店，也是Asda公司的主要竞争者。其中一个广告中，Asda公司使用了标语“Be a real spec saver at Asda”和“Spec savings at ASDA”，并出现了以下标志：
【欧盟商标】组合商标使用问题（C-252/12）
（ASDA
公司广告中出现的标志）
Specsavers集团向（英格兰和威尔士）高等法院民事庭起诉Asda公司，诉称后者侵犯其多项欧盟注册商标权，包括两项图文商标和一项图形商标：
【欧盟商标】组合商标使用问题（C-252/12）
（Specsavers欧盟注册图文商标）
【欧盟商标】组合商标使用问题（C-252/12）
（Specsavers欧盟注册图形商标）
一审判决驳回Specsavers集团起诉，并以其未投入使用为由，撤销了其中的黑色双椭圆相交的图形商标。
Specsavers集团向（英格兰和威尔士）上诉法院民事庭提起上诉。上诉法院审理后认为，一方面，Specsavers集团有权禁止Asda公司使用争议标语“Be a real spec saver at Asda”和“Spec savings at ASDA”及争议标志。另一方面，为解决涉案无字图形商标的相关争议，法院认为有必要请求欧洲法院就案件有关问题作出澄清。
受理法院请求欧洲法院裁定，对涉案两项图文商标（双椭圆相交，包含文字“Specsavers”）的使用行为，是否可以认定同时也是对涉案图形商标（黑色双椭圆相交图形）的使用？以及，虽然注册商标是黑白的，Specsavers集团一直实际使用的绿色图文标志的驰名声誉，能否作为注册商标的声誉考虑？此外，涉嫌侵权方的标志给消费者的印象也是绿色标志这一事实，是否会影响对本案争议的判断？
【欧盟商标】组合商标使用问题（C-252/12）
（Specsavers实际使用的商标）

【结论】
欧洲法院认定，只有图形元素在组合商标整体外观中能够维持自身独立显著性，并且实际使用标志与注册商标之间的区别不会改变注册商标的显著区别性的，合并使用无文字图形商标并在其上叠加文字商标的使用行为，才能被同时认定为对该图形商标的真实使用。欧洲法院补充道，上述结论不因该图形商标加文字“SPECSAVERS”的组合商标也已经获得欧盟商标注册的事实而发生改变。
对于第二个问题，欧洲法院认定，一项商标以黑白形式注册，但权利人实际使用的是特定颜色或颜色组合的标志，导致在大部分相关消费者心目中已经将该特定颜色或颜色组合与该权利人产生固定联系，则在全面评估是否存在混淆误认风险或不正当利用他人声誉时，应考虑第三方在涉嫌侵权的标志上使用与被侵权商标实际使用相同的颜色或颜色组合的事实。
最后，欧洲法院裁定，大部分相关公众同时将与注册商标权人实际使用标志的颜色与涉嫌侵权方也产生联系的事实，应当在全面评估混淆误认风险或不正当利用他人声誉时，加以考虑。

【评述】
毫无疑问，本案结论有利于保护图形商标权利人。就这一点而言，可以得出结论，当商标的图形元素中包含文字元素，而消费者能够明确辨认该文字元素本身是一项商标时，在图形元素中包含这一文字元素并不会改变该图形注册商标的显著区别性。这意味着，使用组合商标能有效避免图形商标因未使用而被撤销。因此，即使实践中使用的是图形加文字的图文商标形式，建议可以考虑同时将组合商标的图形元素单独注册为商标。一方面，在打击外观相似的标志方面，纯图形商标相对打击范围更广泛；另一方面，当图形在整体设计中能够维持其自身独立的显著特性时，使用包括图形和文字的组合商标可以视为该图形商标也投入了真实使用。
本案裁定另一个值得注意之处是，欧洲法院认定实际使用商标的颜色元素应当在全面评估混淆误认风险或不正当利用他人声誉时加以考虑。正如本案争议，在先商标和涉嫌侵权商标都是绿色，并出现在市场上的各自企业形象中。考虑到这一点，欧洲法院裁定，相关颜色应当在评估涉嫌侵权行为时加以考虑。但法院并未明确该颜色增加还是减少了混淆误认风险或不当利用他人声誉的情形，仅仅指出应由受理法院根据案件事实进行评估。因此，尽管商标以黑白标志进行注册，在先商标和涉嫌侵权商标均使用了消费者可将其与特定商业来源相关联的颜色的事实，应当在评估是否存在权利冲突时，作为一个要素加以考虑。

【参考】
欧洲法院第C-252/12号裁定

【欧盟商标】组合商标使用问题（C-252/12）
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
联络我们：beijing@elzaburu.es, 3107429780（QQ）, ELZABURU-BJ（微信）
【欧盟商标】组合商标使用问题（C-252/12）

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