2022年EPO审查指南更新概述
2022-03-15 08:50阅读：
喻韬／北美智权 专利工程研究员
我们即将迎来EPO审查指南的2022版本，该版本已于3月1日起正式生效。本刊期将为专利领域从业人员快速浏览一番，以利撰稿、答辩，同时一窥EPO的政策方向。
请求项与说明书的高度一致性
专利权人的权力范围由请求项构成，而请求项的含意则由说明书提供详细的解释，反之，当请求项存有疑义而说明书无法释疑时，就导致所谓「不支持」的瑕疵，为避免此一瑕疵，请求项与说明书间应具有一致性。以上是世界各国专利领域的通则，但这个一致性也仅限提出申请时，随着审查与申请人对请求项的修正
[1]，请求项与说明书理当有所差异，当此一差异不影响说明书对请求项的释义与支持，就仍为各国法规所容许。因此，实务上为了保留请求项修正的余地，请求项字义会被说明书内容所包含
(说明书内容范围大，请求项字义范围略小)。
如北美智权报去年所报导，欧洲专利局 (EPO) 扩张了上述法理
[2]
，请求项与说明书理当有所差异，当此一差异不影响说明书对请求项的释义与支持，就仍为各国法规所容许。因此，实务上为了保留请求项修正的余地，请求项字义会被说明书内容所包含
(说明书内容范围大，请求项字义范围略小)。
如北美智权报去年所报导，欧洲专利局 (EPO) 扩张了上述法理
[2]的适用范围，大幅修改了审查指南
F-IV,
4.3
(iii)，要求申请人在专利核准前夕进行修改说明书内容，
使说明书内容被请求项字义所包含，同时删除未被请求项字义所包含的实施例
(或是标记与请求项无关)。EPO的这个举措并不受司法机关的支持，去年底的
T
1989/18裁决基本上否定了EPO对欧洲专利条约 (EPC)
第84条的见解。然而，本次审查指南更新中，EPO并未改弦更张，只是提出了更详细的说明
[3]，例如说明书中与独立项明显不兼容的特征或替代性特征属于应被删除
(或标记) 的内容；承诺在难以判断实施例与请求项之一致性的情况下，从宽认定
[4]；加重审查员说明方面审查意见的义务，并规范审查员应提出其所谓之不一致的例子与提供修正的范例
[5]。
复数优先权与部分优先权
本次更新在原先说明复数优先权的
F-VI,
1.5处新增了部分优先权的定义及其适用方式。
对EPO来说，部分优先权 (partial priority)
指的是「由上位揭露内容或请求项所包含之申请目标，其一部分享有在先申请案之优先权日」，莫约可以理解为，请求项中的某特征享有优先权日，其余特征则否。例如，在先申请案
(优先权基础案) 揭露
特定化合物 (例如NaOH)
的用途，在后先申请案 (主张在先申请案之优先权)
请求项为
上位化合物 (例如碱金族元素氢氧化物)
的用途，那么该请求项则包含了两个群组，一是该特定化合物，其可以享有优先权，另一则是
上位化合物但不包含该特定化合物
(例如LiOH、KOH、RbOH，但不含NaOH)，就不能享有优先权。
但需要注意的是，在旧有的段落中提到过一个例子，若一申请案，基于在先申请案I之揭露特征C，基于在先申请案II之揭露特征D，任一申请案都没有揭露过C
D的特征组合，那么该申请案不得主张享有C
D特征组合之优先权，简言之，EPO
不接受拼接式的优先权主张，而是以特征组合或是实施例作为主张优先权的单位。换言之，EPO虽认可部分优先权，但在适用方式上施加了严格的实用性限制。
适格性
近年来人工智能一直是专利界的热门话题，不仅是因为该领域申请案量的迅速攀升，更因为在现行各国专利架构下人工智能的不易审查。不同于USPTO将适格性独立出来审查
[6]，EPO对适格性的审查一直以来都是与进步性紧密连结的
[7]，其精神在于专利保护是要赋予给具
技术教示的发明，而非那种仅以人工智能或自动化技术
单纯取代人力的应用。
本次更新在
G-II,
2提出了所谓的two-hurdle
approach。第一关在评估适格性，申请目标以整体观之不得落入EPC第52(2)及(3)
所定义之「非发明」。第二关则是评估进步性，请求项中除了技术特征，并非不可以包含「非技术特征
[8]」，在这种状况下则要使用
G-VII,
5.4所述的COMVIK法
[9]评估请求项的进步性，这种方法的目的在于确定发明中的哪些特征建立了发明的技术性
(technical
character)，即哪些特征对于解决技术问题的技术方案提供了技术效果，若某项特征有助于发明的技术性，则可初步判断该特征可以支持进步性。
本次更新还在
G-II,
3.3.2中列举了涉及模拟、数学方法与建模的数个例子，以协助审查员及撰稿者判断请求项是否具备适格性及/或进步性。
另外，较为赶上潮流的更新内容出现在
G-II,
3.5.2中，其分别列举了应用数学方法在模拟游戏中，而不具适格性与具有适格性的例子：即使非常精准地预测玩家击球的虚拟轨道，仍无法在其实施范围外
(游戏外) 解决技术问题，反之，在多人在线射击游戏中，根据当下的网络等待时间调整投射物的步进尺度 (step
sizes)，则属于有技术效果 (解决网速浮动造成联机不稳定的技术问题)。
抗体审查小趣闻
因为疫情，抗体类专利也是过去几年的热门申请领域。本刊去年也曾报导过抗体类专利的
一般说明与其
进步性之界定方式
(G-II
5.6.2)，本次更新虽无值得大书特书之处，却也不失有耐人玩味的小细节。我们都知道，在美国专利实务下，要证明不具修饰/结合先前技术的动机与
没有对成功的合理期待
(reasonable expectation of
success)，才能断言请求项相较于先前技术具有进步性。微妙的是本次抗体进步性的更新却出现了 “… no reasonable
expectation of success …” 的字眼
(如下图)，就不知是EPO真心认为可以向大洋对岸的同行借鉴一番，还是单纯的「你累了吗？」
数据源：摘自EPO审查指南预览
完整文章请见：2022年EPO审查指南更新概述
本期所有文章：106期北美智权报
备注：
- 絕大多數狀況下，不會對說明書進行修正，因為會影響到最初 (申請時) 的揭露內容。
- 基於歐洲專利條約第84條，The claims shall define the matter for which
protection is sought. They shall be clear and concise and
be supported by the description.
- 是否可以理解為EPO態度上的軟化則有待時間去驗證。
- For borderline cases where there is doubt as to whether an
embodiment is consistent with the claims, the benefit of the doubt
is given to the applicant.
- When inviting the applicant to amend the description, the
division provides examples of embodiments inconsistent with the
independent claims and brief reasons why. If the inconsistency
concerns describing a mandatory feature of an independent claim as
optional, the division provides an example passage.
-
USPTO最近也被適格性審查搞得焦頭爛額，而試行改變各可專利性的審查順序，將原本最先審查的適格性挪到新穎性與進步性之後，試圖衝出當前的困境。
- 原因在於EPO利用相同的法條 (EPC第52條) 來進行評價。
- 單獨檢視時，落入EPC第52(2)所定義之「非發明」者。
- 這個方法是審查指南的舊有，只不過在此次更新中被賦予了COMVIK approach之名而已。
