如何证明商标停止使用并有不再重行使用的意图：TTAB2018年TVAzteca,S.A.B.deC.V.v.JeffreyE.
2022-12-29 09:43阅读：
王思原／台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授
美国商标法规定，商标停止使用并有不再重行使用的意图，视为商标放弃（abandonment）。而商标放弃则是法定注册撤销（cancellation）事由之一。实务上的难题是，在注册撤销申请案中，该由何人以及如何证明停止使用和不再重行使用的意图？本案申请人（Petitioner）以答辩人（Respondent）已连续三年未使用其商标为由，向美国专利商标局（USPTO）申请撤销其注册。在本案中，负责审理的商标复审和上诉委员会（TTAB）响应了前述问题……
本案背景
本案答辩人Jeffrey E. Martin 自1996年8月6日起，于USPTO注册并
延展经字体设计之MYST商标(见下图一)。该商标用于娱乐服务，亦即，乐团现场表演
[1]
。
图一、Jeffrey E. Martin 之注册商标
图片来源：
TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin,
128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018).
本案申请人TV Azteca, S.A.B. de C.V. 于2017年4月27日，以其
墨西哥注册商标为基础，依15 U.S.C. §
1126(e)之规定，向USPTO申请注册标准字体之MYST商标，指定使用于国际分类第41类之娱乐性质之戏剧制作、电视综艺节目及综艺表演等。USPTO以其商标与Jeffery
E. Martin注册在先的商标有混淆误认之虞为由，核驳了TV Azteca的申请
[2]。TV
Azteca于2018年7月3日向USPTO申请撤销Jeffrey E. Martin的商标注册。TV
Azteca主张的理由为Jeffrey E.
Marin已连续三年未使用其MYST商标，从而构成商标放弃。后者则对此加以否认
[3]。
申请人适格性
任何自认为因他人商标注册而受损害或将受损害之第三人，皆得向USPTO申请撤销该注册
[4]。撤销申请案由TTAB审理。就如同其他TTAB案件，撤销申请案的决定，受司法审查
[5]。欲申请他人撤销商标注册者，须证明实质利害关系；亦即，须有合理基础可认为自己因该他人之注册受有损害。就本案而言，TTAB认为，由于USPTO以Jeffrey
E. Martin的
注册商标为核驳TV
Azteca注册申请之依据，足以认定具有实质利害关系，因此本案申请人之适格性并无疑义
[6]。
商标放弃
商标放弃是法定注册撤销事由之一
[7]。有下列两种情形之一者视为商标「放弃」：（1）当商标已停止使用并有不再重行使用的意图。不再重行使用意图得依据情事加以推论。连续三年未使用应作为放弃的表面证据。商标的「使用」在此是指在日常交易过程对该商标的真实使用，而不只是为了保留商标的权利。（2）因标章所有人的行为，包括不作为和作为，导致标章成为其使用之商品、服务或相关商品、服务的通用名称，或者丧失其作为标章的意义
[8]。
申请人应负举证责任
本案申请人TV Azteca主张，答辩人Jeffrey E.
Marin已连续三年未使用其MYST商标，从而构成商标放弃。答辩人则对此加以否认。TTAB向来见解认为，由于注册在法律上受有效之推定，因此寻求撤销之一方应负以优势证据，证明表面案件之举证责任。连续三年未使用构成放弃之表面证据的理由在于，其可支持欠缺重行使用之意图的推论
[9]。
申请人举证不足
本案攻防的焦点在于答辩人初始揭露（initial disclosures）中所提出的事证C（Exhibit
C）。该事证是一张传单，宣传的内容为，位于新泽西州Bellmawr行政区的夜店Pennant
East将于3月25日（未注明哪一年）举行MYST音乐会。申请人主张，由于Pennant
East早在2011年9月11日就永久停业，因此于该夜店进行的任何演出，都不可能发生于本撤销申请案提出前三年内
[10]。
为了证明Pennant East已于2011年9月11日关闭，申请人提出一些非官方及官方资料。首先，申请人提出论及Pennant
East停业事件的6篇新闻文章及1则部落格贴文。不过，申请人并未进一步提出其他可供TTAB审酌文章内容真实性的证词或其他证据。答辩人则以申请人所提出的只是传闻证据（hearsay），加以反驳。TTAB认为，新闻文章虽能证明这些报导确实存在，但并不能证明报导所陈述的内容的真实性。申请人又主张，虽然原则上传闻证据应被排除，但由于其所提出的数据符合联邦证据规则807(a)传闻证据排除法则之例外规定，因此应可被采认。详言之，申请人主张经通盘审酌后，可认为这些陈述的可信度已具足够担保，而且就待证之点而言，其证明力高于其他透过合理努力所能获得的证据
[11]。TTAB则认为，传闻证据排除法则之例外规定只适用于少数真正例外的案件。就申请人提出的文章和部落格贴文而言，即使其证明力高于其他透过合理努力所能获得的证据，但仍无法认定其具有等同于官方纪录或证词的可信度担保。因此，申请人的主张不成立
[12]。
其次，申请人提出关于酒类营业执照的官方记录，意图证明Pennant
East已于2011年关闭。根据Bellmawr区政府的数据显示，Pennant
East的酒类营业执照有效期只到2012年，其后并无Pennant
East酒类营业执照延展记录。2015年10月1日该执照被申请延展并移转给Bellmawr Redevelopment
Partner, LLC该执照。但TTAB认为这一点并不能证明Pennant East已终止营业。因为就算Pennant
East丧失了酒类营业执照，也无法证明其营业场所事实上已经关闭。另外，Pennant
East也可能搬迁到他处，也可能在不卖酒的情况下继续营业，甚或可能违法卖酒营业。退万步言，既使有证据显示Pennant
East确实已于2011年关闭，仍无法因此得出答辩人于2015年3月至2018年3月间停止使用其商标之结论
[13]。
TTAB驳回撤销注册之申请
TTAB承认，对于负举证责任之一方而言，要证明像商标未使用而构成放弃这类消极事实，实为艰巨的任务。本案由于申请人无法证明答辩人于撤销申请提起前3年间未使用其商标，其撤销申请应予驳回
[14]。
完整文章请见：如何证明商标停止使用并有不再重行使用的意图：TTAB
2018年TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E.
Martin案
本期所有文章请见：125期北美智权报
备注：
- TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin,
128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018) (Opinion by Judge Frances Wolfson)
[precedential].
- 15 U.S.C. § 1052(d).
- TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin,
128 USPQ2d 1786 *3-4 (TTAB 2018).
- 15 U.S.C § 1064. 除行政撤销程序外，美国联邦商标法另外提供司法撤销途径。依15 U.S.C. §
1119之规定，法院在审理涉及注册商标之案件时，得命USPTO全部或部分撤销该涉讼商标之注册。此规定可作为商标侵害诉讼之抗辩，但不能独立作为联邦法院管辖之基础
(Airs Aromatics, LLS v. Opinion Victoria’s Secret Stores Brand
Mgmt., Inc., 744 F.3d 595 (9th Cir.
2014)。另外，2020年制定，2021年12月18日生效之商标现代化法（Trademark Modernization Act
of 2020）增加了单方申请撤销程序及单方再审程序等两项行政撤销程序。
- Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell,
3rd ed. (West Academic Publishing, 2021) p. 155.
- TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin,
128 USPQ2d 1786 *5-6 (TTAB 2018).
- 15 U.S.C § 1064(3).
- 15 U.S.C. § 1127.
- TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin,
128 USPQ2d 1786 *6-7 (TTAB 2018).
- Id. at *9-10.
- Fed. R. Evid. 807(a).
- TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin,
128 USPQ2d 1786 *10-11 (TTAB 2018).
- Id. at *11-12.
- Id. at *12-13.
