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《欧盟设计法变革专题》可见性要件再厘清

2023-05-08 09:45阅读:
许慈真/北美智权报 专栏作家

欧盟设计立法看待可见性要件(visibility requirement)之角度与美国专利法颇为不同,其不仅认为此乃设计作为视觉性创作之当然要求,同时也认为是否以可见性作为保护门坎,事涉零备件市场利益分配。


《欧盟设计法变革专题》可见性要件再厘清
欧盟如何规范可见性
现行规定
共同体设计立法之初便考虑到可见性问题。欧洲议会(European Parliament)曾于共同体设计指令(CDD)1996年草稿提案增列相关措辞,尽管如此,欧盟执委会(Commission)在最终版本仍删去原本冠于「外观」前之「表面可见」(outwardly visible)等语,仅留下复合产品组件之可见性要件(CDD Article 3(3)(a), 3(4); CDR Article 4(2)(a), 4(3))。惟删除理由并不明确。无论如何,最后只在CDD叙文第11条提及受保护之设计特征应于申请案中揭露,有推测[1],该等规定或许正是执委会为安抚欧洲议会而增列,用以取代可见性要件。

另值得注意的是,共同体设计规则(CDR)并无与此等内容相当的叙文。


草案内容
根据CDR之修订草案[2],设计保护之对象必须是于注册申请中已明确揭露,且公众得透过公告或查阅档案而知悉之产品设计特征。尽管该特征毋须在特定时点或特定使用状态中可见,惟就复合产品之组件而言,赋予保护之前提仍是在组装至产品后且于正常使用情形下依旧可见;而「正常使用」系指最终使用者使用之情形,不含维护、保养或检修。
因此,为确保可见性要件之法律确定性,本次提案于CDR第4节增订第18a条(列于第19条前),明文规定仅就申请案中可见之外观特征赋予保护。至于复合产品之可见性要件,并无任何更动。
仔细比对不难发现,草案第18a条其实正是CDD叙文第11条之化现,换言之,执委会本次提案将当年不知为何只保留在CDD叙文之可见性要件(CDD规定亦无),正式纳为注册设计所共通适用之规范(即不仅限于复合产品,且依其揭露规定,亦不适用于未注册设计)


《欧盟设计法变革专题》可见性要件再厘清


美国观点
可见性并非美国专利法中设计专利之保护要件,而是判断装饰性有无的考虑因素之一。按设计专利审查基准(MPEP)解释[4],倘若设计在正常及预定使用情形中不可见,得作为其外观未成为关注焦点(a matter of concern)而缺乏装饰性之表面证据(prima facie)。
因此,如遇以「在物品之商业生命中,装饰性从未受到关注」为由核驳,申请人必须证明在物品制造或组装至最终使用之间的某个时点,其设计可见而成为关注焦点。实务上,申请人应提供两项证据如下,以说明:
  1. 在物品之商业生命中某段期间,其装饰性曾受到关注,例如市场销售时。合适证据包括广告或目录表等销售文件,且其内容必须呈现出物品外观之装饰性,而非仅供识别或指引之用。
  2. 设计确实具备装饰性,亦即阐述其装饰思维(thought of ornament)为何,包括物品设计中之装饰性考虑因素,以及指明设计有哪些面向符合此等考虑。
然必须厘清的是,具备可见性无法单独作为符合装饰性之证据,审查员若认为装饰性有所不足时,申请人仍应提出其他事证加以说明(例如上述第2项)。相对地,即使审查员根据技艺相关经验或申请案所提供信息,知悉物品在最终使用中隐藏未显露,亦不得据此作为设计属于功能性质之表面证据。
结语
执委会本次提案终于明确表达欧盟之规范立场,彻底解决内外部零备件保护争议。不过,鉴于立法思维不同,在欧盟眼中,可见性纯粹为保护要件之一,但对于依旧抱持装饰性和功能性二分法的美国而言,可见与否,便与这两者之间有较复杂的解释及适用关系。
完整文章请见:《欧盟设计法变革专题》可见性要件再厘清
本期所有文章请见:133期北美智权报
备注:
  1. David Musker, The Design Directive, 1.36.
  2. COM(2022) 666 final, Recital 10.
  3. David Musker, Hidden Meaning? UK Perspectives on Invisible in Use Designs, 25 Eur. Intell. Prop. Rev. 450, 451 (2003). Graeme Dinwoodie, Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union, 24 AIPLA Q.J. 611, 680 n.182 (1996).
  4. 1504.01(c)III-IV, form paragraph 15.08.01.
  5. TIPO设计专利审查基准(2020),3-2-5页。
  6. 台湾104年行专诉字第32号判决。

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