缺少必要技术特征的判断-裁判要旨系列
2023-04-19 07:50阅读：
【案号】（2021）最高法知行终987号
【裁判要旨】判断独立权利要求是否缺少必要技术特征，需要结合说明书中记载的发明目的等内容，基于对权利要求的合理解释得出结论。只有当本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图对独立权利要求进行合理解释后，仍认为其不能解决发明所要解决的技术问题时，才能认定独立权利要求缺少必要技术特征。
【判决书摘录】
（一）关于依据“该线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方”是否足以认定本专利独立权利要求不缺少必要技术特征
专利法实施细则第二十条第二款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”必要技术特征，是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。如果发明所要解决的技术问题包括多个彼此相互独立的技术问题，则在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时，只要独立权利要求的技术方案能够解决其中一个或者部分技术问题的必要技术特征，即可认定其符合专利法实施细则第二十条第二款的规定，不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。
本案中，原田株式会社主张独立权利要求基于“该线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方”解决了“如何通过改变天线装置的内部部件之间的配置关系来提高天线装置的辐射效率”的技术问题，即已经能够解决本专利所要解决的一个技术问题，故本专利独立权利要求不缺少必要技术
特征。
对此，本院认为，发明所要解决的技术问题，是指专利申请人基于其对说明书中记载的背景技术的主观认识，在说明书中声称要解决的技术问题，其不同于在判断权利要求是否具备创造性时，根据权利要求与最接近的现有技术的区别特征重新确定的发明实际解决的技术问题。独立权利要求应具备解决技术问题的必要技术特征，是对权利要求的撰写提出的要求。由于权利要求限定的技术方案相对于不同的现有技术可能解决不同的技术问题，如果脱离本专利说明书中记载的相对于背景技术所要解决的技术问题，以本专利相对于其他现有技术解决的技术问题判断独立权利要求是否缺少必要技术特征，则既无实际意义，亦因现有技术难以遍寻而不可操作。因此，判断独立权利要求是否缺少必要技术特征，原则上只能基于说明书中记载的发明所要解决的技术问题进行判断。为解决发明所要解决的技术问题所必不可少的技术手段，属于必要技术特征。
本专利说明书“发明内容”部分详细描述了本专利所要解决的各个技术问题，其中关于天线装置的灵敏度，记载了现有技术中保证灵敏度和改善天线装置的外观相冲突的问题，并记载了本专利能够使伞形振子的实质高度变高，提高接收信号的灵敏度，但从未提及伞形振子的后侧部不能有效利用从而导致辐射效率不高的问题。本专利说明书中亦不涉及解决该技术问题的技术手段。其中，说明书第[0116]段虽然提及最大限度地避免伞形振子与线圈的干涉，但其也是为了能够在维持同等的接收信号性能的情况下改善天线装置的外观，且系通过将线圈配置于伞形振子宽度方向的大致中心而实现这一目的，并非将线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方；第[0122]段记载的是通过增加天线与接地面之间的距离来提高天线装置的工作增益，亦不涉及通过将线圈配置于伞形振子前侧部的下方以提高天线装置的辐射效率。至于原田株式会社主张的其在本专利实质审查过程中的意见陈述，系针对本专利与现有技术之间的区别，如上所述，该区别与基于本专利说明书记载的技术问题判断独立权利要求是否缺少必要技术特征无关。
综上，依据“该线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方”这一特征并不足以认定本专利独立权利要求不缺少必要技术特征。
（二）关于本专利独立权利要求是否缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”的必要技术特征
本案中，友华公司主张独立权利要求缺少“伞形振子以将其后部位于所述绝缘底座的上方的方式固定于所述振子支架的上部”的必要技术特征，一审法院经审查认为本专利独立权利要求缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”的必要技术特征，系将友华公司主张的技术特征的一部分认定为必要技术特征，未超出友华公司请求的范围。
在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时，仍应考虑说明书中记载的发明目的等内容，基于对权利要求的合理解释得出结论。理由如下：第一，不论适用哪一法律条款判断专利权利要求是否应当授权或者维持有效，权利要求的解释应当保持一致。换言之，在专利授权确权程序中应当基于对权利要求的同一解释，判断专利权利要求是否符合专利法和专利法实施细则有关条款的规定。第二，结合说明书对权利要求作出合理解释，其关键在于“合理”。这意味着在解释时既要以权利要求的内容为准，又不能脱离说明书和附图，包括发明目的等内容在内的说明书及附图均可以用于解释权利要求。在此标准下，不会因权利要求的解释问题架空专利法实施细则第二十条第二款的规定。第三，要求独立权利要求具备必要技术特征，本意在于规范权利要求的撰写。如果社会公众不能实现权利要求所确定的技术方案以解决技术问题，或者权利要求的保护范围与技术贡献不相符，可以通过专利法的其他条款解决。如果本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的结论，社会公众的利益不会受到损害。相反，在本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的情况下，仅因申请人在独立权利要求中没有进一步详细记载技术特征而不予授权，会导致对申请人撰写专利文件的要求与其创新程度不相适应，悖离专利法鼓励发明创造的立法目的。因此，只有当本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图对独立权利要求进行合理解释后仍不能认为其可以解决发明所要解决的技术问题时，才能认定独立权利要求缺少必要技术特征。
本案中，首先，本专利权利要求1既限定了天线底座由绝缘底座和导电底座构成且导电底座比绝缘底座小，又限定了伞形振子配置在天线底座的上方。按照本领域技术人员的通常理解，上述限定已经表达了伞形振子的一部分位于绝缘底座上方的含义。其次，根据本专利说明书的记载，本专利之所以要设置天线底座由绝缘底座和导电底座构成，就是为了使绝缘底座上的伞形振子的接地面为车体，从而通过其高度的实质变高提高接收信号的灵敏度。本领域技术人员通过阅读说明书和权利要求书能够合理地确定伞形振子的一部分必然位于绝缘底座上方。再次，本专利说明书中的实施例在记载“导电底座形成为比绝缘底座小一圈”的同时，还记载了“且长度较短”“且配置于在绝缘底座上的自前侧至中央的稍后侧之间的位置”，该内容与发明目的相符，而友华公司所举之示例为脱离本领域技术人员对技术方案合理理解的极端示例。最后，由于本专利权利要求限定了“天线底座由绝缘底座和导电底座构成”，一审判决以本专利背景技术中的“天线底座为金属制导电底座因而其天线振子全部位于导电底座上方”论证“天线振子仅位于导电底座上方是完全可以实现的”，对本案并无意义。
综上，根据本领域技术人员对本专利权利要求1限定内容的合理解释，本专利独立权利要求不缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”的必要技术特征。因权利要求1已具备能解决至少一个本专利所要解决技术问题的技术特征，故其不缺少必要技术特征。一审判决依据独立权利要求缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”必要技术特征的理由从而撤销被诉决定，存在不当。此外，由于本案无效宣告程序不涉及重复授权的理由，而事实上母案申请也已经被视为撤回，故母案申请与本专利的保护范围是否相同，不属于本案的审查范围；被诉决定有关专利法实施细则第四十三条第一款的认定亦非友华公司一审起诉的理由。原田株式会社在母案申请中撰写的权利要求内容，不影响依据本专利说明书和权利要求书得出本专利独立权利要求是否缺少必要技术特征的结论。因此，友华公司关于本专利独立权利要求缺少必要技术特征的相关主张均不能成立。
【实务问题】
1.缺少必要技术特征是否延及从属权利要求？
前几天在某28人的扯淡群扯淡，说从属权利要求会不会存在缺少必要技术特征的问题？我当时的意见倾向于会，在于独立权要求有其要解决的技术问题，从属权利要求记载的附加技术特征或进一步限定的技术特征同样对应有所要解决的技术问题，如果缺少必要技术特征的缺陷只是对独立权利要求的要求，那么如果从属权利要求不完整，以至于相应所要解决的问题不能解决，在这样的要求下，从属权利要求存在的该种缺陷就不治而愈。但实际情况并非如此，如某从属权利要求记载的进一步限定的技术特征是“壳体为刚性材质”，说明书对应于“壳体为刚性材质”的技术问题是如何保护壳体内的电路不被机械损坏，同时说明书中又描述了壳体的为金属材质，在保护电路不被机械损坏的同时也有静电屏蔽作用。此时，该从属权利要求所描述的技术特征能够解决电路不被机械损坏的问题，未解决的静电屏蔽问题也没有具体保护，而无需满足。独立权利要求的特点是与明确写明的发明目的具有相对较为严格的对应性，但也仅仅如此。
2.独立权利要求是否需要解决背景技术中提出的所有技术问题？
我个人理解是不需要，这种情况即技术问题数量相对较多的情况，《专利法实施细则》第21条第2款首先针对的是权利要求，对从属权利要求并无要求，并且对独立权利的要求如前所述需要与发明内容部分所写明的基本的发明目的相适应即可，而无需解决背景技术中列明的全部技术问题。本案中最高院的观点也是如此。
3.重新确定的技术问题是否应得到解决？
这个问题不是问题，原因很简单，重新确定的技术问题首先得先确定出区别技术特征，换言之先有区别技术特征后有重新确定的技术问题，不可能存在缺少必要技术特征的问题。本人认为这与缺少必要技术特征的判断步骤不同，缺少必要技术特征的判断步骤首先是有技术问题，然后才是对权利要求是否完整的评价。自我感觉判决书中关于重新确定的技术问题的论述绕的圈子有些大。
4.一个扯淡的故事
XX意见中可能会出现XX员拟制的具体的技术问题，该具体的技术问题与申请人原始说明书发明内容第一段中描述的技术问题并不同，具体来说是层次不同，前一个技术问题是具体的或者说下位概念限定的技术问题，与说明书中某一或某些实施例相适应，而后一个技术问题则是一般的或者说上位概念限定的技术问题，与发明内容中述及的独立权利相适应。
另有一点，就是因果关系，即发明目的的实现与所缺的必要技术特征之间究竟有没有因果关系，如果没有，即便是本领域的必要组成，那也不必写入，必要组成中的“必要”与必要技术特征中的“必要”是完全不同的两码子事。例如自行车，其具有自行车的基本构成，但我们所要解决的技术问题是自行车座咯的慌的问题，那就与自行车把没有关系，除非硌得慌这一技术问题的解决与例如自行车把特定的安装高度有因果关系。
本人：丁修亭 律师、专利代理师
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